Как отметила одна из экспертов «АГ», ВС обязал нижестоящий суд более подробно разобраться в каждом обстоятельстве, которое может повлиять на окончательный размер компенсации. Другой поддержал вывод ВС о недоказанности размера подлежащей возмещению компенсации за неправомерное использование охраняемых объектов интеллектуальных прав.
25 марта Верховный Суд вынес
Определение № 307-ЭС25-15203 по
делу № А56-79150/2024, в котором разъяснил нюансы расчета компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
ООО «Трансдекра» является правообладателем базы данных «База данных по стоимости моторных транспортных средств», особенностью которой является введение правообладателем для идентификации использования именно этой базы маркеров в виде никогда не существовавших транспортных средств. Эти маркеры соответствуют критериям технических средств защиты авторских прав, установленным ст. 1299 ГК РФ, и нужны для идентификации и пресечения незаконного использования базы данных.
В процессе осмотра страниц сайта по страхованию и заполнения формы заявки на оформление полиса ОСАГО в блоке «Транспортное средство» в конце августа 2022 г. общество «Трансдекра» выявило маркеры, введенные в ее базу данных и указывающие на использование ООО «Полис Онлайн» в своей деятельности именно этой базы. В связи с этим общество направило в адрес страхового агрегатора претензию об устранении выявленных нарушений исключительного права, а также выплате компенсации. В результате повторного осмотра страниц сайта 23 мая 2024 г. вновь было выявлено аналогичное нарушение, которое не было устранено.
В связи с этим «Трансдекра» обратилась в суд с иском о взыскании с «Полис Онлайн» компенсации, определенной в двукратном размере стоимости права использования базы данных на основе п. 3 ст. 1311 ГК, то есть в 10,5 млн руб. Суд удовлетворил требования частично, взыскав с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права в 5,2 млн руб. Он указал на доказанность фактов принадлежности истцу исключительного права на спорную базу данных как объект смежных прав и нарушения этого права страховым агрегатором, выраженного в незаконном использовании этой базы путем извлечения из нее материалов и их интеграции в свой сайт для предоставления возможности заполнения заявки на оформление полиса ОСАГО с предварительным расчетом его стоимости, основанном на материалах, взятых из базы данных.
Суд добавил, что на основе лицензионных соглашений истец как правообладатель предоставляет лицензиатам за вознаграждение право пользования базой данных в необходимом для них объеме без передачи его третьим лицам, поэтому неоднократное использование ответчиком части базы данных без согласия правообладателя и внесения соответствующей платы нарушает его законные интересы. Сам по себе факт предоставления страховыми компаниями ответчику доступа к базе данных истца не свидетельствует о том, что «Полис Онлайн» не нарушил исключительные права на нее.
Апелляция отменила это решение и уменьшила взыскиваемую компенсацию до 2,8 млн руб. Повторно оценив представленные доказательства, в том числе лицензионные договоры, заключенные истцом с отдельными российскими страховщиками, апелляционный суд определил иной размер стоимости права использования базы данных с учетом средней стоимости права в 1,4 млн руб. за один год пользования и использования части базы данных в отсутствие согласия правообладателя в течение двух лет. Он также установил критерии, позволяющие снизить размер компенсации. В свою очередь, Суд по интеллектуальным правам поддержал эти выводы.
Изучив кассационную жалобу «Полис Онлайн», Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда поддержала вывод нижестоящих инстанций о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав на спорную базу данных и о наличии оснований для взыскания компенсации. В этой части их выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, они не оспариваются «Полис Онлайн».
Между тем, как отметил ВС, апелляция и кассация не учли следующее: само по себе представление лицензионного договора не предполагает, что компенсация определяется судом в двукратном размере его цены, поскольку с учетом п. 3 ст. 1311 ГК за основу рассчитываемой компенсации берется цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего РИД тем способом, который использовал нарушитель.
В этом деле апелляция выявила, что большинство представленных истцом договоров не может быть принято судом в качестве надлежащего доказательства цены, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за правомерное использование такого объекта тем способом, который использовал нарушитель, поскольку часть договоров содержит дополнительные способы использования базы данных, другие предусматривают право на сублицензирование, что также не соответствует характеру допущенного ответчиком нарушения. Оценив представленные договоры по правилам ст. 71 АПК РФ, апелляция сочла, что договоры, заключенные «Трансдекра» с ООО «Авторапорт», «Сравни.ру», «Страховые партнеры», «МК Групп», ООО «Онлайн страхование», предусматривают условия, наиболее близкие к спорным обстоятельствам. Было выявлено, что средняя стоимость права использования превышает 1,4 млн руб. за один год пользования, поскольку эта база данных использовалась в отсутствие согласия правообладателя в течение двух лет, апелляционный суд рассчитал компенсацию в 5,6 млн руб. и снизил эту сумму до однократной стоимости права использования базы данных, взыскав с ответчика 2,8 млн руб.
Читайте также
Когда суд может не принять лицензионный договор при расчете компенсации за нарушение исключительного права?
ВС подчеркнул, что если правообладатель выбрал эту формулу для расчета компенсации, то в ее основу может быть положена только стоимость права на аналогичный способ использования товарного знака
09 февраля 2021
Со ссылкой на
Определение от 26 января 2021 г. № 310-ЭС20-9768 Верховный Суд напомнил, что ответчик вправе оспорить рассчитанный на основе лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего объекта интеллектуальных прав, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров. Вознаграждение, установленное в лицензионном договоре, учитывается при расчете компенсации, но пересчитывается судом с учетом доводов ответчика о сроке нарушения, количестве нарушений, объема предоставленного права и других факторов.
В рассматриваемом случае, заметил ВС, ответчик при разрешении спора неоднократно ссылался на то, что нельзя считать полными и надлежащими оценку апелляции лицензионных договоров и сделанный на их основании расчет средней стоимости права использования базы данных без учета срока использования, который составил менее двух лет, а также наличия в деле иных сведений о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование. «В подтверждение довода о чрезмерности размера компенсации общество «Полис Онлайн» ссылалось на то, что сопоставимая цена по лицензионным договорам, заключенным истцом в спорный период с другими компаниями-агрегаторами на рынке онлайн-страхования, ведущими аналогичную с ответчиком деятельность, взятая, в том числе судом за основу расчета стоимости права использования спорной базы, составила от 700 тыс. руб. до 950 тыс. руб. в год. Несмотря на это, суд использовал для расчета среднего значения роялти за 2023 г., в том числе цену в 3 050 000 руб. по договору с ООО «Авторапорт», не приняв во внимание, что размер роялти за аналогичный объем передаваемых прав в 2022 г. по этому договору составлял 900 тыс. руб.», – отмечено в определении.
ВС добавил, что судом не учтено, что объем передаваемых истцом прав по договору с ООО «Сравни.ру» с ценой роялти 1,7 млн руб. включает в себя и иные, кроме используемых ответчиком, способы использования базы данных, например, право на создание архивной копии. Несмотря на возражения ответчика относительно размера заявленной компенсации, апелляция и СИП не дали оценки всем его доводам, не установили надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование базы данных, сложившуюся в период, соотносимый с периодом правонарушения. В связи с этим Верховный Суд отменил постановления апелляции и кассации, вернув дело на новое апелляционное рассмотрение.
Патентный поверенный РФ, старший юрист АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Юлия Коломыцева полагает, что Верховный Суд вновь обратил внимание на правила расчета компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. «Так, он отметил наличие расхождений в выводах судов нижестоящих инстанций и фактических обстоятельствах, которые повлияли на расчет суммы компенсации. По всей видимости, выводы ВС направлены на указание судам более детально устанавливать и исследовать все обстоятельства, которые могут повлиять на расчет взыскиваемой суммы компенсации. В рассматриваемом споре стоимость права использования базы данных была рассчитана на основании ранее заключенных истцом лицензионных договоров с третьими лицами. Ответчик в таких спорах может привлечь специалиста, который произведет действительную оценку объекта интеллектуальной собственности, ведь сам факт того, что истец самостоятельно установил определенный размер лицензионного платежа и что какие-то лица готовы на соответствующие условия, еще не подтверждает действительный размер стоимости права использования данного объекта. Так, например, ВС упомянул существенную разницу в стоимости права использования, установленную в одном и том же договоре, за 2022 и 2023 гг., которая не была учтена судами нижестоящих инстанций», – заметила она.
По словам эксперта, по мере развития закона и судебной практики с каждым годов у судов появляется все больше возможностей и полномочий по определению и оценке размера компенсации, изменению способа ее расчета, снижению размера компенсации и в определенных случаях ниже низшего предела и так далее. «Несмотря на то что судами и так был снижен размер компенсации с двукратной на однократную стоимость права использования базы данных, ВС обязал нижестоящий суд более подробно разобраться в каждом обстоятельстве, которое может повлиять на окончательный размер компенсации. Однако принятие этого определения ВС, даже исходя из того, что оно обращает внимание судов на необходимость тщательного анализа и учета всех обстоятельств, все равно не разрешает проблему с определением размера компенсации в целом по категории споров о нарушении исключительных прав на РИД и средства индивидуализации. В каждом конкретном случае присутствуют свои особенности и обстоятельства, которые необходимо учитывать, но Суд далеко не каждый раз принимает к рассмотрению кассационные жалобы по данному вопросу», – полагает Юлия Коломыцева.
Старший партнер АБ г. Москвы «Современные корпоративные решения» Александр Рубин поддержал вывод ВС РФ о недоказанности размера подлежащей возмещению компенсации за неправомерное использование охраняемых объектов интеллектуальных прав: «Одним из главенствующих принципов гражданского, в том числе арбитражного, процесса являются принципы диспозитивности и состязательности сторон. Каждая из сторон судебного процесса должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. В рассматриваемом деле истцом, вопреки нормам арбитражного процесса, не доказана обоснованность принятия к расчету компенсации представленных договоров с завышенным роялти. ВС пришел к верному выводу о пересмотре дела».