смена названия препарата с использованием чужой репутации – недобросовестная конкуренция

6 октября Президиум Суда по интеллектуальным правам вынес
Постановление по делу № СИП-1083/2024, которым оставил в силе решение, признавшее действия ответчиков по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки актом недобросовестной конкуренции.

Повод для обращения в суд

ООО «Крафт» является правообладателем товарных знаков «Оку-Оку» (глазные капли) по свидетельствам РФ № 840429 и № 930847. ООО «Нортон» совместно с правообладателем вводило в оборот маркированные названными обозначениями товары. ООО «Биоклиник» обратилось в СИП с иском о признании действий общества «Нортон» по регистрации товарных знаков и введению в гражданский оборот указанных товаров актом недобросовестной конкуренции.

Истец указал, что между ним и ответчиком сложились гражданско-правовые отношения, связанные с реализацией медицинского препарата (глазные капли), опосредованные наличием у каждого из них разрешительной документации на медицинский товар, а именно – регистрационного удостоверения и свидетельства РФ № 221509 на товарный знак «Окуметил». С 2019 г. участниками обоих обществ являлись Анисимова Н.А. и Лебедева И.С. (по 50% уставного капитала), что исключало принятие ключевых решений без согласия второй стороны.

Как пояснил истец, с 2009 по 2022 г. он реализовывал препарат, произведенный по его заказу египетской компанией. В 2010 г. по заказу «Биоклиник» был разработан дизайн упаковки с уникальным элементом «глаз с каплей», использовавшийся с 2018 г. В 2012 г. регистрационное удостоверение было переоформлено на «Нортон», после чего между обществами сложилась модель совместной деятельности: товарный знак принадлежал истцу, а регистрационное удостоверение – ответчику. Это создавало механизм взаимного сдерживания.

ООО «Биоклиник» указало, что общества «Крафт» и «Нортон» образуют группу лиц по смыслу положений ст. 9 Закона о защите конкуренции, поскольку генеральные директоры и учредители обществ «Крафт» (гендиректор и учредитель – Анисимова Н.А. с долей участия в 100% уставного капитала) и «Нортон» (гендиректор Анисимов С.Н. – сын Анисимовой Н.А., и учредитель – Анисимова Н.А. с долей участия в 50% уставного капитала) состоят в родственных отношениях. В марте 2021 г. ООО «Крафт» подало заявку на товарный знак «Оку-Оку» (№ 840429). В июне 2022 г. «Биоклиник» запретил «Нортону» использовать знак «Окуметил», после чего «Нортон» и «Крафт» заключили договор консорциума (71,18% прибыли – «Крафту»). В марте 2023 г. компании зарегистрировали второй знак с изображением упаковки капель (№ 930847).

По мнению истца, аффилированные общества зарегистрировали сходные товарные знаки «Оку-Оку», а затем через договор консорциума и рекламу о «смене наименования препарата» перевели продажи на новый препарат через прежние каналы сбыта, используя репутацию «Окуметила». Истец обращал внимание на очевидную связь между обозначениями «Оку-Оку» и «Окуметил» при их применении для идентичных товаров, что, по его мнению, свидетельствует о недобросовестной цели: использовании чужой репутации, создании путаницы на рынке и подрыве различительной способности ранее зарегистрированного знака. В обоснование этого довода истец ссылался на заключение социологической экспертизы.

Первая инстанция удовлетворила иск

Решением от 15 мая 2026 г. СИП удовлетворил исковые требования: действия ответчиков по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки № 840429 и № 930847 в отношении всех товаров признаны актом недобросовестной конкуренции. Проанализировав фактические обстоятельства дела и представленные доказательства, суд указал, что паритетная модель взаимодействия обществ «Биоклиник» и «Нортон» подразумевала, что ни одно из них не вправе самостоятельно присваивать результаты использования товарного знака или регистрационного удостоверения.

Суд отметил, что результатом возникшего между истцом и ответчиком корпоративного конфликта стало направление обществом «Биоклиник» претензии от 16 июня 2022 г. о нарушении обществом «Нортон» прав истца на использование товарного знака и о запрете использования спорного обозначения в коммерческой деятельности. 10 февраля 2023 г. между «Нортон» и «Крафт» заключен договор консорциума, предметом которого являлось осуществление совместных действий для продвижения продукции (глазных капель). Заключение договора совершено в условиях заинтересованности между руководителем общества «Нортон» Анисимовым С.Н. и его матерью Анисимовой Н.А. – участником обществ «Нортон» и «Крафт», указал суд.

СИП также обратил внимание, что в предложениях к продаже товара «глазные капли ʺОку-Окуʺ» обозначение «Окуметил» фигурирует в качестве прежнего торгового названия, что подтверждается протоколами автоматизированной фиксации информации. Позиционирование капель «Оку-Оку» через наименование «Окуметил» при введении их в гражданский оборот с очевидностью способствует формированию соответствующих ассоциативных связей у потребителей, которые, опираясь на свой предшествующий опыт по приобретению и использованию товара «глазные капли ʺОкуметилʺ», приобретают товар «глазные капли ʺОку-Окуʺ» – перевыпуск известного им медицинского препарата.

При этом суд счел, что корпоративный конфликт в рассматриваемом случае является лишь фоном, тогда как действия ответчиков, связанные с регистрацией и использованием товарных знаков, объединенных обозначением «Оку-Оку», в отношении глазных капель, которые ранее маркировались товарным знаком истца, относятся к рыночным отношениям и подлежат оценке на соответствие нормам о запрете недобросовестной конкуренции.

В итоге СИП пришел к выводу, что введение ответчиками в гражданский оборот товара, который ранее производился и реализовывался в результате соглашения обществ «Биоклиник» и «Нортон» о паритете, является актом недобросовестной конкуренции, поскольку преследует цель вывода денежных средств, полученных от его продажи, из-под контроля истца, а также нацелено на вытеснение общества «Биоклиник» с рынка лекарственных средств. Кроме того, суд отклонил как необоснованные доводы ответчиков о недобросовестном поведении общества «Биоклиник».

Президиум СИП подтвердил законность решения первой инстанции

Не согласившись с вынесенным судебным актом, общества «Нортон» и «Крафт» обратились в Президиум СИП с кассационными жалобами, в которых просили отменить решение первой инстанции и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. Общество «Нортон» в кассационной жалобе, в частности, указывало, что при реализации совместных с обществом «Биоклиник» договоренностей у ответчиков отсутствовала цель нарушения прав и законных интересов истца, а также создания условий недобросовестной конкуренции.

Заявитель также пояснил, что факт регистрации товарного знака «Оку-Оку» и его вынужденное использование после запрета на использование старого наименования не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции, поскольку указание на «старое» наименование связано с исполнением ответчиками обязанности по информированию потребителей о смене наименования лекарственного препарата. Обжалуемое судебное решение принято о правах и обязанностях участников фармацевтического оборота, не привлеченных к участию в деле, добавило общество «Нортон».

Читайте также

Общество «Крафт», в свою очередь, подчеркивало, что истец не является лицом, заинтересованным в подаче иска по настоящему делу, поскольку не отвечает понятию хозяйствующего субъекта (не осуществляет деятельность с 2021 г.), не участвует в конкурентных отношениях и не является участником рынка лекарственных средств. Как указал заявитель, суд первой инстанции не дал правовой оценки обстоятельствам подачи заявок на регистрацию спорных товарных знаков. В жалобе отмечалось, что истец не был лишен возможности осуществления деятельности через те же «каналы сбыта», что и общество «Нортон», однако выбрал бездействие.

Кроме того, заявитель пояснил, что смена названия обусловлена исключительно невозможностью дальнейшего использования товарного знака общества «Биоклиник» вследствие запрета 16 июня 2022 г. Изменения носили вынужденный характер и были направлены на сохранение хозяйственной деятельности, а не на создание «товара-клона» либо введение потребителей в заблуждение.

Рассмотрев дело, Президиум СИП указал, что в п. 30
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 марта 2021 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» разъяснено, что при рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности:

• 
  факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции;

• 
  отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики;

• 
  направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества (имущественной выгоды или возможности ее извлечения) за счет иных участников рынка, в том числе путем влияния на выбор потребителей, на возможность добросовестных конкурентов извлекать выгоду и на причинение им вреда – например, через использование или умаление чужой деловой репутации.

Суд кассационной инстанции отметил, что поскольку данное дело рассматривается в порядке искового производства – т.е. имеет место частноправовой спор, – существенное значение для его рассмотрения имеет установление наличия у ответчиков недобросовестной цели по отношению к истцу. Президиум СИП счел, что суд первой инстанции верно рассматривал спор как имеющий характер частноправового и выяснял, какие права истца нарушены действиями ответчиков на дату приоритета спорных товарных знаков.

В постановлении подчеркнуто, что, оценивая доводы истца и возражения ответчиков, суд первой инстанции установил все элементы состава недобросовестной конкуренции, исследовал представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями ст. 71 АПК РФ с учетом правил распределения бремени доказывания и счел доказанной совокупность обстоятельств, позволяющих квалифицировать действия ответчиков как акт недобросовестной конкуренции в отношении истца.

Президиум СИП добавил, что формы недобросовестной конкуренции могут быть различны, как может быть различна и цель совершения конкретных действий. В рассматриваемом случае кассация подчеркнула установленную судом первой инстанции хронологию событий, которая с очевидностью свидетельствует о недобросовестности действий обществ «Крафт» и «Нортон».

Как отражено в постановлении, вопреки доводам заявителей кассационных жалоб, суд первой инстанции правомерно констатировал, что позиционирование глазных капель «Оку-Оку» через наименование «Окуметил» при введении их в гражданский оборот с очевидностью способствует формированию соответствующих ассоциативных связей у потребителей, которые, опираясь на свой предшествующий опыт по приобретению и использованию товара «глазные капли ʺОкуметилʺ», приобретают товар «глазные капли ʺОку-Окуʺ», воспринимая его как перевыпуск известного им медицинского препарата. Президиум СИП пояснил, что использование общих каналов сбыта, мест реализации (аптечные сети), назначения препарата (глазные капли) повышает риск смешения спорных обозначений при их восприятии потребителями.

«Как верно указал суд первой инстанции, смена названия при сохранении производителя воспринимается как ребрендинг или модификация уже известного препарата «Окуметил». В результате названных действий поток продаж глазных капель «Оку-Оку» был обеспечен через созданную во время совместной деятельности истца и общества «Нортон» инфраструктуру, однако основная прибыль стала концентрироваться на балансе иного бенефициара – общества «Крафт»», – отмечается в постановлении.

Кассационная инстанция разъяснила: недобросовестной является не деятельность по введению глазных капель в гражданский оборот, а использование для данных целей обозначения, имеющего общие черты с обозначением, которое ранее использовалось истцом и обществом «Нортон» совместно, позволяющие перенести восприятие потребителей со «старого» препарата на «новый». Соответственно, для добросовестной деятельности прежнее обозначение и новое не должны иметь общих черт, а карточки товаров в магазинах не должны иметь ссылок на прежнее название товара.

Президиум СИП подчеркнул, что действия общества «Биоклиник», фактически запретившего использование обществом «Нортон» обозначения «Окуметил», являющиеся, по мнению ответчиков, недобросовестными, не свидетельствуют о добросовестности обществ «Нортон» и «Крафт» при совершении аналогичных действий и регистрации спорных товарных знаков и не означают правомерности совершения в отношении «Биоклиник» недобросовестных действий его конкурентов.

Кассация отклонила ссылку ответчиков на судебные акты по делу об оспаривании решения УФАС по г. Москве об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении обществ «Нортон» и «Крафт». Как пояснил Президиум СИП, несмотря на утверждение ответчиков об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями, первая инстанция обоснованно исходила из того, что рекламная кампания по созданию у потребителя представления о том, что препарат, ранее маркировавшийся обозначением «Окуметил», и новый препарат с наименованием «Оку-Оку» – один и тот же товар, является целенаправленным действием по созданию связи между обозначениями в глазах потребителя вне зависимости от абстрактной вероятности смешения обозначений, определенной по правилам подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК.

Суд кассационной инстанции признал верными выводы первой инстанции о том, что избранный ответчиками способ конкуренции на рынке существенно отличается от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики. По мнению Президиума СИП, приведенные в кассационных жалобах доводы выступали предметом оценки суда первой инстанции. Большинство доводов кассационных жалоб ответчиков заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции и направлены на переоценку указанных в обжалуемом решении правомерных выводов.

Таким образом, Президиум Суда по интеллектуальным правам, проверив соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, оставил решение первой инстанции без изменения, а кассационные жалобы – без удовлетворения.

Комментарий представителя истца

Интересы компании «Биоклиник» представляла команда АБ «Огарь и партнеры»: в заседаниях первой инстанции участвовала адвокат Анна Огарь, в Президиуме СИП – адвокат Алексей Огарь.

В комментарии «АГ» Алексей Огарь поделился, что в основе разногласий лежал классический корпоративный конфликт: участниками «Биоклиник» и «Нортон» являлись Анисимова Н.А. и Лебедева И.С., владеющие равными долями. «Однако сам по себе такой конфликт не доказывает недобросовестную конкуренцию. Наша позиция состояла в необходимости оценить его во взаимосвязи с конкретными регистрационными действиями и экономическим поведением ответчиков», – пояснил он.

Адвокат добавил, что суд учел сведения о составе участников и руководителей компаний: «Нортон» возглавлял Анисимов С.Н., а его мать владела 50%-ной долей в указанном обществе, а также являлась единственным участником и руководителем общества «Крафт». Эти связи исследовались вместе с хронологией регистрации спорных знаков, заключения договоров и изменения хозяйственных отношений. Алексей Огарь отметил, что финансовые документы и их анализ позволяли сопоставить перераспределение экономического результата между обществами «Нортон» и «Крафт» с действиями по изменению прежней модели совместного проекта. Значение имел не отдельный факт аффилированности или финансовый показатель, а совокупность косвенных доказательств недобросовестной цели.

По словам Алексея Огаря, отдельный блок составляли доказательства фактического продвижения товара в интернете. «Мы представляли протоколы автоматизированной фиксации информации, полученные с использованием специализированных программных средств. Они отражали содержание предложений интернет-аптек и маркетплейсов, в которых «Окуметил» указывался как прежнее торговое наименование «Оку-Окуʺ. Президиум СИП прямо отметил значение этих материалов для вывода о целенаправленном создании связи между обозначениями в восприятии потребителей. Доказательства из интернета оценивались не изолированно, а вместе с регистрационными сведениями, финансовыми обстоятельствами и использованием ранее сформированных каналов реализации. При этом ответчики ссылались на недобросовестность истца, запретившего использование товарного знака «Окуметил». Суд кассационной инстанции подчеркнул, что такие обвинения не подтверждают добросовестность ответчиков и не означают правомерности их действий в отношении нашего доверителя», – рассказал адвокат.

Алексей Огарь считает, что практическое значение данного постановления состоит в разграничении корпоративных разногласий и недобросовестного конкурентного поведения. Адвокат подчеркнул, что ни корпоративный конфликт, ни родственные связи, ни изменение финансовых показателей не заменяют установления цели приобретения и использования исключительных прав. Однако их последовательное сопоставление с регистрационной хронологией и доказательствами фактического продвижения товара позволяет оценить экономическое содержание действий участников. Алексей Огарь пояснил, что для подобных споров принципиальна совокупность доказательств: формальные различия между товарными знаками не исключают недобросовестной конкуренции, если связь между прежним и новым обозначениями целенаправленно создается поведением на рынке.

Мнения экспертов

По мнению адвоката МКА «Межрегион» Алексея Трофимова, судебные акты Президиума СИП по универсальному значению для практики несколько уступают правовым позициям Верховного Суда. Однако, учитывая, что в спорах, рассматриваемых арбитражными судами, связанных с интеллектуальной собственностью, функции кассационной инстанции выполняет СИП, следует признать значительную практикообразующую роль постановлений Президиума СИП.

«В этом деле в первую очередь обращает на себя внимание глубина погружения СИП в суть спора, историю взаимоотношений сторон, причины корпоративного конфликта и ряд других деталей. Это особенно важно, когда суть спора складывается вокруг принципа добросовестности. Сложность здесь в том, что со стороны может казаться, что формально ни одна из сторон не нарушает закон, – а в рассмотренной ситуации помимо прочего были и предыдущие взаимосвязанные споры в рамках как арбитражных судов, так и антимонопольных органов, на которые ссылались ответчики. При таких обстоятельствах всегда есть риск подойти к рассмотрению дела формально», – прокомментировал Алексей Трофимов.

Адвокат подчеркнул, что в данном споре суды скрупулезно изучили детали дела, историю взаимоотношений сторон, экономические и корпоративные связи, бизнес-процессы, а также разделили сферы действия антимонопольного законодательства в публично-правовой и частноправовой плоскостях, сформировав правовую оценку обстоятельств спора в зависимости от реального содержания поведения сторон, а не только формальной законности отдельных действий. Судебные инстанции пришли к, возможно, неочевидному выводу, что регистрация товарного знака, заключение договора или смена наименования продукта – то есть совершение внешне законных формальных действий – не гарантируют добросовестность всей коммерческой модели, если ее цель порочна и противоречит духу закона, пояснил Алексей Трофимов.

Заведующий Специализированной адвокатской конторой в г. Екатеринбурге Свердловской областной коллегии адвокатов Станислав Лысый считает, что с учетом выводов Президиума СИП во взаимосвязи с судебными актами в рамках оспаривания решения антимонопольного органа выводы кассационной инстанции имеют характер разрешения не только спора в интеллектуально-правовой плоскости, но и корпоративного конфликта. По мнению адвоката, суды первой и кассационной инстанций верно разобрались в сути спора и установили фактические обстоятельства.

Станислав Лысый обратил внимание на особенности применения института доказывания в рассматриваемом споре. В частности, он отметил используемые сторонами способы фиксации доказательств в сети «Интернет» (в том числе протоколы автоматизированной фиксации информации), представление электронной переписки в качестве подтверждения договоренностей и намерений сторон, а также анализ корпоративных отношений (связей между участниками и группами лиц) и аспектов конкуренции (поведения на рынке и его влияния на потребителей).