По мнению одной из экспертов «АГ», если сделка не была оспорена конкурсным управляющим и не была признана недействительной, он не имел права препятствовать регистрации этого договора, поскольку сделка состоялась, не состоялось лишь ее исполнение. Другой заметил, что моментом возникновения имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности является не момент договоренностей между сторонами об отчуждении товарных знаков, а момент государственной регистрации перехода прав.
2 февраля Верховный Суд вынес Определение
№ 305-ЭС25-11634 по делу
№ А40-180253/2024, в котором указано, что если на момент открытия процедуры реализации имущества правообладателя переход исключительных прав на его товарные знаки не был зарегистрирован Роспатентом, то они включаются в конкурсную массу должника.
Ранее в производстве Суда по интеллектуальным правам находилось дело № СИП-173/2022 по иску предпринимателя Владимира Шуравко к Виталию Кривулину о признании действий по приобретению и использованию товарных знаков по свидетельствам № 809681, № 809682, № 821895 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.
Летом 2022 г. СИП прекратил производство по этому делу ввиду утверждения мирового соглашения, заключенного сторонами, по условиям которого Виталий Кривулин обязался передать истцу в полном объеме исключительные права на товарные знаки за вознаграждение в 1 тыс. руб. По условиям соглашения стороны обязались подписать договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки в отношении всех товаров, для которых товарные знаки зарегистрированы. Они также договорились, что заявление о госрегистрации отчуждения исключительных прав на товарные знаки будет подано в Роспатент ИП в срок не позднее пяти рабочих дней с даты уплаты вознаграждения и получения трех оригинальных экземпляров договора, подписанных со стороны правообладателя.
В конце июня 2022 г. стороны заключили договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки. 19 октября Владимир Шуравко обратился в Роспатент с заявлением о госрегистрации отчуждения исключительных прав на товарные знаки. В декабре ведомство уведомило его о том, что рассмотрение его заявления будет осуществлено после снятия принятых постановлением судебного пристава-исполнителя обеспечительных мер в виде запрета совершать юридически значимые действия в отношении товарных знаков. В связи с поступлением 18 мая 2023 г. такого постановления Роспатент в начале июня сообщил Владимиру Шуравко о возобновлении делопроизводства по рассмотрению его заявления.
В конце апреля 2023 г. Виталий Кривулин был признан банкротом, была введена процедура реализации его имущества, срок которой был впоследствии продлен до 28 января 2026 г. Роспатент 17 октября 2023 г. и 10 января 2024 г. сообщил Владимиру Шуравко о поступлении запроса от финансового управляющего о предоставлении информации о зарегистрированных на имя должника правах на товарные знаки и о необходимости представить согласие на регистрацию отчуждения принадлежащих Виталию Кривулину исключительных прав на товарные знаки. Ввиду непредставления Владимиром Шуравко недостающих документов Роспатент 2 июля 2023 г. отказал в госрегистрации отчуждения исключительных прав на товарные знаки по договору, что послужило поводом для обращения предпринимателя в суд с иском об оспаривании такого решения.
В этом споре суды трех инстанций встали на сторону Владимира Шуравко, признав незаконным отказ Роспатента в госрегистрации отчуждения исключительных прав на товарные знаки. Тем самым они сочли, что на момент утверждения мирового соглашения в отношении Виталия Кривулина не была введена процедура банкротства, договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки был заключен во исполнение определения суда об утверждении мирового соглашения, которое никем не оспаривалось. Сами товарные знаки не входят в конкурсную массу должника, поскольку их отчуждение состоялось до даты инициирования процедуры банкротства, согласие финансового управляющего должника на переход исключительных прав на товарные знаки не требовалось, а Роспатент фактически поставил под сомнение исполнимость утвержденного судом мирового соглашения, не обжалованного в установленном порядке.
Изучив кассационную жалобу Роспатента, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда, в частности, напомнила, что моментом перехода исключительного права является именно дата госрегистрации перехода такого права регистрирующим органом. При отсутствии госрегистрации переход права считается несостоявшимся, эта процедура не относится к процессу формирования и выражения воли сторон, не является элементом формы сделки, а представляет собой самостоятельный юридический факт, необходимый в силу закона для наступления правовых последствий, связанных с переходом прав на имущество.
В этом деле, заметил ВС, в период рассмотрения Роспатентом заявления Владимира Шуравко правообладатель товарных знаков Виталий Кривулин был признан банкротом. В связи с этим исключительные права на товарные знаки как имущественные права включаются в конкурсную массу должника в силу прямого указания закона (ст. 131 и 132 Закона о банкротстве). Поскольку на момент открытия процедуры реализации имущества правообладателя переход исключительных прав на товарные знаки не был зарегистрирован, они вошли в конкурсную массу должника.
«При таких обстоятельствах вывод судов о возможности регистрации перехода исключительных прав при отсутствии заявления финансового управляющего противоречит нормам законодательства о банкротстве, устанавливающим специальный порядок распоряжения имуществом должника, и фактически означал бы выбытие актива из конкурсной массы в обход установленного законом порядка», – заметил Суд.
Он добавил, что непредставление в установленный срок необходимых недостающих или исправленных документов, указанных в уведомлении или запросе Роспатента, служит основанием для отказа в госрегистрации. При отсутствии заявления финансового управляющего госрегистрация перехода исключительных прав была юридически невозможна, поэтому отказ Роспатента соответствовал требованиям закона. При этом несостоятельна ссылка судов на неисполнение Роспатентом определения суда об утверждении мирового соглашения, на основании которого Виталий Кривулин принял на себя обязательство передать Владимиру Шуравко в полном объеме исключительные права на товарные знаки по договору, проект которого являлся приложением к мировому соглашению.
ВС указал, что заключение мирового соглашения в рамках судебного разбирательства не исключает обязанности Роспатента исполнить функцию по проверке соблюдения условий госрегистрации перехода исключительных прав на товарные знаки по договору. Иное означало бы, что частная воля субъектов предпринимательской деятельности приобретала бы способность изменять установленный законом порядок госрегистрации, что недопустимо. В связи с этим он отменил судебные акты нижестоящих инстанций и отказал в удовлетворении заявления Владимира Шуравко.
Читайте также
ВС разъяснил применение положений ГК в области интеллектуальной собственности
Постановление Пленума разъясняет подсудность интеллектуальных споров, определение размера компенсации нарушенных прав, допустимость использования скриншотов как доказательств и иные вопросы
23 апреля 2019
Патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, старший партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Ирина Озолина заметила, что при вынесении этого определения Верховный Суд сослался на п. 37 Постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». «Формально, конечно, такой подход верен: переход права осуществляется в момент регистрации. Но в данной ситуации сделка была совершена до признания лица банкротом и, судя по всему, даже до возбуждения дела о банкротстве. Вышеуказанное разъяснение говорит: “При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (п. 1 и 2 ст. 433 ГК РФ)”. То есть если сделка не была оспорена конкурсным управляющим и не была признана недействительной, конкурсный управляющий не имел права препятствовать регистрации этого договора, поскольку сделка состоялась, не состоялось лишь ее исполнение», – считает она.
В Правилах государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора, как отметила эксперт, содержится закрытый перечень оснований для отказа в регистрации. «И таких оснований, по которым было отказано в регистрации перехода права в этом деле, Правила не содержат. В целом вопрос очень неоднозначный, и интересно, будет ли подана надзорная жалоба по этому делу», – прокомментировала Ирина Озолина.
Старший партнер АБ г. Москвы «Современные корпоративные решения» Александр Рубин
считает, что рассматриваемый спор затрагивает момент возникновения юридических фактов. «В данном случае нижестоящими судами дана неверная правовая квалификация моменту возникновения имущественных прав на товарные знаки. Как верно отметил ВС со ссылкой на нормы ГК РФ, моментом возникновения имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности является не момент договоренностей между сторонами об отчуждении товарных знаков, а момент государственной регистрации перехода прав от одного правообладателя к другому. Поскольку на момент возбуждения процедуры банкротства переход прав на товарные знаки не был зарегистрирован, то такое имущество должно быть включено в конкурсную массу банкрота», – заметил он.